특허소진이론에 관한 미국대법원 판결(Quanta v. LGE)

지난 2008년 6월 9일에 특허소진이론에 관한 미국연방대법원 판결이 있었다. 미국연방대법원은 우리나라 대법원과 달리 심리하는 사건의 수가 매우 제한적이고, 특허나 상표 등과 같은 지적재산권과 관련한 사건의 수는 더욱더 제한적으로만 심리한다. 많은 사건들은 주대법원에서 최종심을 맡지만, 특허 사건은 연방법인 특허법이 적용되므로, 연방대법원에서 최종심을 맡고 있다. 본 사건이 주목받는 이유는, 우리나라 기업인 LG전자(LGE)가 당사자였기 때문이다.

사건의 자초지종 은 다음과 같다.

LG전자는 1999년에 미국기업인 왕 연구소(Wang Laborotories, Inc.로부터 특허를 매입을 하고, 그 특허를 미국기업인 Intel에 라이센스를 주었다. 라이센스의 내용은, LG전자의 특허를 사용하는 마이크로프로세서와 칩셋(마이크로프로세서는 CPU칩을, 칩셋은 메인보드에 장착되는 칩을 이야기한다.)을 인텔이 제조, 사용, 판매할 수 있는 실시권을 가진다는 내용의 주계약과, Intel이 고객사에게 제품을 판매할 때에 "구입하는 인텔 제품은 LG전자에 의해 라이센스되어서 LG전자의 어떠한 특허도 침해하지 않음을 보증하는 광의의 라이센스를 가지고 있지만, 그러한 라이센스가 Intel 제품이 아닌 것과 Intel 제품을 결합함으로써 제조하는 상품에까지는 명시적으로 또는 암시적으로 확장하지 않는다"라는 서면 고지를 제공하는 것에 Intel이 동의한다는 내용의 "매스터 계약"으로 구성되어 있다. 그리고 매스터 계약에는, 이 계약의 위반이 특허 라이센스의 해지의 근거가 되지는 않는다고 규정되어 있다.

그런데, Intel로부터 마이크로프로세서와 칩셋을 구입한 Quanta Computer가 Intel사의 제품이 아닌 메모리와 버스(bus)와 인텔 부품을 결합해서 LG특허를 침해하는 방식으로 제품을 제작해서 판매하였다. 이에 LG전자는 Quanta가 라이센스 범위를 넘어선 실시를 하였고, 따라서 LG 전자의 특허를 침해한다고 소송을 제기한 것이다.

Quanta는 이미 라이센스를 가진 Intel로부터 적법하게 제품을 구입하였기 때문에 특허소진이론에 의해서 더 이상 특허권자가 특허권을 주장할 수 없다고 반박하였다.

LG전자는

(1) 특허소진이론은 방법특허(문제가 된 특허들은 방법특허를 포함하고 있다.)에는 적용되지 않으므로 Quanta에 대해 특허권을 행사할 수 있다고 하였고,
(2) Qunata가 주장한 "불완전한 제품의 판매가 반드시 그 제품의 특허를 소진하는 것은 아니지만, Univis 판례에 비추어 볼 때에 본 건과 관련한 마이크로프로세서와 칩셋의 판매는 LG전자의 특허를 소진시키는 것으로 봐야 한다"는 주장에 대해서는 몇 가지 이유를 들어 Univis 판례는 본 건에 적용할 수 없다고 반박하였다.


자 이제 미국연방대법원의 판단을 살펴 보기로 한다.

(1) 특허소진이론은 방법특허에도 적용되어야 한다. 만약 방법 특허에 특허소진이론이 적용되지 않는다고 하면 특허출원인이 청구항을 단지 방법 청구항으로 잡음으로써 특허소진이론을 무력화하는 것이 가능하므로 불합리하다.

(2) Univis 사건은 렌즈에 관한 특허권을 가진 경우, 라이센스를 가진 실시권자가 렌즈 blank를 판매하였는데, 구입자가 렌즈를 가공하여 특허권에 저촉되더라도 특허소진이론에 의하여 특허권을 주장할 수 없다는 내용의 연방대법원 판례다. 그 이유로, 동판례는, 해당 특허를 실시하는 데에만 사용할 수 있는 제품의 허락받은(라이센스받은) 판매는, 판매된 제품에 대한 특허권의 포기이기 때문이라고 판시하였다.

본 사건에서 연방대법원은, Univis 판례와 대응시키고, 따라서 Quanta의 실시행위는 특허소진이론에 의해서 LG 전자가 특허권을 주장할 수 없다고 최종 판결을 내렸다.

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시사점: 본 판결로 인해 LG전자는 Quanta에게 특허침해로 인한 금지청구권이나 손해배상청구권을 행사할 수 없게 되었다. Quanta는 LG 전자의 계약 당사자가 아니므로 계약위반의 책임도 물을 수 없게 되었다. 향후, 특허권에 대해 미국회사에 라이센스를 줄 때에는, 라이센스이 직접 당사자 뿐만 아니라, 라이센스권자가 제3자와 계약을 맺는 것까지 모두 챙겨서 본 사건과 같은 불의의 손해를 입지 않도록 주의하여야 할 것으로 보인다. 즉 본 판례에 의해 제3자에 대한 특허권 행사가 어려우면, 계약을 맺든지, 라이센스권자와 좀 더 엄격한 라이센스 계약을 맺어서 특허권의 가치 보호에 더 신경을 써야 할 것으로 보인다

Dell의 Cloud Computing 상표 춢원

Dell에서 미국특허청에 "Cloud Computing"이라는 상표출원을 해서 등록결정서를 받았다가, 미국특허청이 이례적으로 등록결정을 취소하고 다시 심사절차에 회부하는 문제가 발생해서 논란이다.

이것은, Cloud Computing 라는 용어가 과연 상표등록을 받을 수 있느냐 여부에 관한 논란에서 비롯된 것으로 보인다. 미국을 포함하여 거의 대부분의 나라에서는 상표가 보통 명칭이거나, 해당 상품(서비스) 분야의 특성, 성질 등을 표시하는 것(descriptive mark)이라면 등록을 해 주지 않고 있기 때문이다.

"Cloud Computing"은, 위키피디아에도 그 정의가 나와 있듯이, IT 관련 자원(capabilities라고 되어 있는데 딱 들어 맞는 우리말을 찾기 어려웠다.)이 서비스로 제공되어서 사용자가 언제 어디서라도 해당 서비스에 접근하는 것을 허용하는 스타일의 컴퓨팅이다. 최근에 네트워킹이나, 미디어 기술, 그리고 모바일 기술의 발전에 따라서 발전하고 있는 기술이다. 즉, 인터넷(네트워크) 접속이 가능한 단말기만 있으면, 메인 서버에 접속해서 각종 전산 작업을 수행할 수 있게 해 주는 기술이다. 가장 쉬운 예로, 구글에서 운용하는 오피스 프로그램의 사용과 같은 것이다. 사용자가 자신의 PC에 오피스 프로그램을 설치할 필요 없이 구글에 접속하여 웹상에서 오피스 프로그램을 이용하여 문서를 작성하고 저장도 할 수 있는 기술을 cloud computing 기술이라고 한다. 마이크로소프트는 차세대 운영체제로 개발 중인 미도리도 이러한 cloud computing 기술로 구현할 것이라고 한다.

즉 컴퓨팅과 관련한 상품이나 서비스에 Cloud Computing은 descriptive mark의 성격을 지니고 있다고 볼 수 있다.

Dell이 cloud computing 상표를 독점하려고 한다면, 관련 기업들이 상표등록을 저지하거나 등록되더라도 무효로 하기 위한 절차를 밟을 것으로 예상된다.