특허소진이론에 관한 미국대법원 판결(Quanta v. LGE)

지난 2008년 6월 9일에 특허소진이론에 관한 미국연방대법원 판결이 있었다. 미국연방대법원은 우리나라 대법원과 달리 심리하는 사건의 수가 매우 제한적이고, 특허나 상표 등과 같은 지적재산권과 관련한 사건의 수는 더욱더 제한적으로만 심리한다. 많은 사건들은 주대법원에서 최종심을 맡지만, 특허 사건은 연방법인 특허법이 적용되므로, 연방대법원에서 최종심을 맡고 있다. 본 사건이 주목받는 이유는, 우리나라 기업인 LG전자(LGE)가 당사자였기 때문이다.

사건의 자초지종 은 다음과 같다.

LG전자는 1999년에 미국기업인 왕 연구소(Wang Laborotories, Inc.로부터 특허를 매입을 하고, 그 특허를 미국기업인 Intel에 라이센스를 주었다. 라이센스의 내용은, LG전자의 특허를 사용하는 마이크로프로세서와 칩셋(마이크로프로세서는 CPU칩을, 칩셋은 메인보드에 장착되는 칩을 이야기한다.)을 인텔이 제조, 사용, 판매할 수 있는 실시권을 가진다는 내용의 주계약과, Intel이 고객사에게 제품을 판매할 때에 "구입하는 인텔 제품은 LG전자에 의해 라이센스되어서 LG전자의 어떠한 특허도 침해하지 않음을 보증하는 광의의 라이센스를 가지고 있지만, 그러한 라이센스가 Intel 제품이 아닌 것과 Intel 제품을 결합함으로써 제조하는 상품에까지는 명시적으로 또는 암시적으로 확장하지 않는다"라는 서면 고지를 제공하는 것에 Intel이 동의한다는 내용의 "매스터 계약"으로 구성되어 있다. 그리고 매스터 계약에는, 이 계약의 위반이 특허 라이센스의 해지의 근거가 되지는 않는다고 규정되어 있다.

그런데, Intel로부터 마이크로프로세서와 칩셋을 구입한 Quanta Computer가 Intel사의 제품이 아닌 메모리와 버스(bus)와 인텔 부품을 결합해서 LG특허를 침해하는 방식으로 제품을 제작해서 판매하였다. 이에 LG전자는 Quanta가 라이센스 범위를 넘어선 실시를 하였고, 따라서 LG 전자의 특허를 침해한다고 소송을 제기한 것이다.

Quanta는 이미 라이센스를 가진 Intel로부터 적법하게 제품을 구입하였기 때문에 특허소진이론에 의해서 더 이상 특허권자가 특허권을 주장할 수 없다고 반박하였다.

LG전자는

(1) 특허소진이론은 방법특허(문제가 된 특허들은 방법특허를 포함하고 있다.)에는 적용되지 않으므로 Quanta에 대해 특허권을 행사할 수 있다고 하였고,
(2) Qunata가 주장한 "불완전한 제품의 판매가 반드시 그 제품의 특허를 소진하는 것은 아니지만, Univis 판례에 비추어 볼 때에 본 건과 관련한 마이크로프로세서와 칩셋의 판매는 LG전자의 특허를 소진시키는 것으로 봐야 한다"는 주장에 대해서는 몇 가지 이유를 들어 Univis 판례는 본 건에 적용할 수 없다고 반박하였다.


자 이제 미국연방대법원의 판단을 살펴 보기로 한다.

(1) 특허소진이론은 방법특허에도 적용되어야 한다. 만약 방법 특허에 특허소진이론이 적용되지 않는다고 하면 특허출원인이 청구항을 단지 방법 청구항으로 잡음으로써 특허소진이론을 무력화하는 것이 가능하므로 불합리하다.

(2) Univis 사건은 렌즈에 관한 특허권을 가진 경우, 라이센스를 가진 실시권자가 렌즈 blank를 판매하였는데, 구입자가 렌즈를 가공하여 특허권에 저촉되더라도 특허소진이론에 의하여 특허권을 주장할 수 없다는 내용의 연방대법원 판례다. 그 이유로, 동판례는, 해당 특허를 실시하는 데에만 사용할 수 있는 제품의 허락받은(라이센스받은) 판매는, 판매된 제품에 대한 특허권의 포기이기 때문이라고 판시하였다.

본 사건에서 연방대법원은, Univis 판례와 대응시키고, 따라서 Quanta의 실시행위는 특허소진이론에 의해서 LG 전자가 특허권을 주장할 수 없다고 최종 판결을 내렸다.

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시사점: 본 판결로 인해 LG전자는 Quanta에게 특허침해로 인한 금지청구권이나 손해배상청구권을 행사할 수 없게 되었다. Quanta는 LG 전자의 계약 당사자가 아니므로 계약위반의 책임도 물을 수 없게 되었다. 향후, 특허권에 대해 미국회사에 라이센스를 줄 때에는, 라이센스이 직접 당사자 뿐만 아니라, 라이센스권자가 제3자와 계약을 맺는 것까지 모두 챙겨서 본 사건과 같은 불의의 손해를 입지 않도록 주의하여야 할 것으로 보인다. 즉 본 판례에 의해 제3자에 대한 특허권 행사가 어려우면, 계약을 맺든지, 라이센스권자와 좀 더 엄격한 라이센스 계약을 맺어서 특허권의 가치 보호에 더 신경을 써야 할 것으로 보인다

Dell의 Cloud Computing 상표 춢원

Dell에서 미국특허청에 "Cloud Computing"이라는 상표출원을 해서 등록결정서를 받았다가, 미국특허청이 이례적으로 등록결정을 취소하고 다시 심사절차에 회부하는 문제가 발생해서 논란이다.

이것은, Cloud Computing 라는 용어가 과연 상표등록을 받을 수 있느냐 여부에 관한 논란에서 비롯된 것으로 보인다. 미국을 포함하여 거의 대부분의 나라에서는 상표가 보통 명칭이거나, 해당 상품(서비스) 분야의 특성, 성질 등을 표시하는 것(descriptive mark)이라면 등록을 해 주지 않고 있기 때문이다.

"Cloud Computing"은, 위키피디아에도 그 정의가 나와 있듯이, IT 관련 자원(capabilities라고 되어 있는데 딱 들어 맞는 우리말을 찾기 어려웠다.)이 서비스로 제공되어서 사용자가 언제 어디서라도 해당 서비스에 접근하는 것을 허용하는 스타일의 컴퓨팅이다. 최근에 네트워킹이나, 미디어 기술, 그리고 모바일 기술의 발전에 따라서 발전하고 있는 기술이다. 즉, 인터넷(네트워크) 접속이 가능한 단말기만 있으면, 메인 서버에 접속해서 각종 전산 작업을 수행할 수 있게 해 주는 기술이다. 가장 쉬운 예로, 구글에서 운용하는 오피스 프로그램의 사용과 같은 것이다. 사용자가 자신의 PC에 오피스 프로그램을 설치할 필요 없이 구글에 접속하여 웹상에서 오피스 프로그램을 이용하여 문서를 작성하고 저장도 할 수 있는 기술을 cloud computing 기술이라고 한다. 마이크로소프트는 차세대 운영체제로 개발 중인 미도리도 이러한 cloud computing 기술로 구현할 것이라고 한다.

즉 컴퓨팅과 관련한 상품이나 서비스에 Cloud Computing은 descriptive mark의 성격을 지니고 있다고 볼 수 있다.

Dell이 cloud computing 상표를 독점하려고 한다면, 관련 기업들이 상표등록을 저지하거나 등록되더라도 무효로 하기 위한 절차를 밟을 것으로 예상된다.

미국대법원의 최근 진보성 판결

아래 글은 대한기계학회 발행 기계저널2007년 7월호에 기고한 글입니다.

미국대법원의 KSR v. Teleflex 판결

I. 서
올해 4월 30일에 미국대법원에서 중요한 판결이 나왔다. 미국대법원은 우리나라 대법원과 달리 상고되는 모든 사건을 심리하는 것이 아니고, 선별된 사건만 심리하며, 그 중 특허사건에 관해서는 1년에 10건도 심리하지 않기 때문에 특허에 관한 미국 대법원의 판결은 매우 중요하다 아니할 수 없다. 더욱이 본 건은 기계 분야의 진보성 판단에 관한 것이라서 기계 분야 기업이나 엔지니어라면 알아 두면 유용할 것으로 생각된다.

Ⅱ. 배경
본 사건은 미국특허 6,237,565호(이하, “565특허”)의 특허권자인 Teleflex가 KSR을 상대로 특허침해 소송을 제기하면서 시작되었다. 특허의 무효 여부와 침해 여부를 다른 사법 절차에 의해서 판단하는 한국 법원과 달리 미국 법원에서는 침해 이슈와 특허 무효 이슈를 함께 판단할 수 있게 되어 있으므로, 침해 소송의 대응책으로 KSR이 무효이슈를 주장했고, 그에 대한 판단이 지방법원, 연방순회법원을 거쳤는데 판단이 엇갈렸고, 사안이 중요하다고 판단하여 대법원에서도 심리를 한 사건이다.

위 특허의 내용은 “전자식 쓰로틀 제어를 채용한 조절 가능한 페달 조립체”에 관한 것인데, 여기서 조절 가능한(adjustable)이라 함은, 운전자의 체형에 맞게 자동차 페달의 위치를 조정할 수 있다는 의미이다. 우리나라 차량은 운전자의 시트 위치를 앞뒤로 조절하여 페달까지의 거리를 조절하지만, 미국의 경우 운전자가 스티어링 휠에서 너무 가까우면 사고시 부상의 위험성이 높기 때문에, 페달을 앞뒤로 조절할 수 있도록 하는 것을 권고사항으로 두고 있다.

Ⅲ. 연방순회법원의 판단 및 대법원의 판단
지방법원에서는 565특허의 진보성(obviousness)를 인정하여 KSR의 손을 들어줬는데, 연방순회법원에서는 지방법원이 TSM(teaching-suggestion-motivation)을 충분히 적용하지 않았음을 이유로 원심을 파기했다.

이에 대해 KSR은 TSM에 의하면 종전 대법원의 진보성 판단 기준과 달리 특허가 매우 용이하게 허여되기 때문에 부당하며, 종전 대법원의 판례법에도 어긋남을 이유로 상고했다.

여기서 TSM이라는 진보성 판단 기법은, 선행기술문헌에 나와 있는 각각의 구성요소를 조합한 특허 청구항에 대해서, 단순히 구성 요소가 선행기술문헌에 나와 있는지 여부가 진보성 판단에 고려되어서는 아니되며, 선행기술문헌에 개시되어 있는 내용으로부터 해당 특허 청구항의 발명이 teaching, suggestion 또는 motivation이 되느냐가 진보성 판단에 중요하게 고려되어야 한다는 판단 기법이다.

미국 특허법상 진보성을 판단함에 있어 중요한 판례법으로 1966년의 Graham Case가 있는데, 이 판례법에 의하면, 첫째, 선행기술에 개시되어 있는 범위와 내용을 확정하고, 둘째 선행기술과 청구항 발명의 차이를 확정하고, 셋째 평균적 기술자의 수준을 결정하고, 두번째에서 결정된 차이점을 평균적 기술자에게 obvious하냐 아니냐를 따지도록 되어 있다.

TSM 기법은 이러한 판례법에 더해서 teaching, suggestion, motivation 까지도 고려해서 진보성을 판단해야 한다는 것인데, 미국대법원은 이를 인정하지 않고 종전의 Graham Case에서와 같은 기준에 의해서 진보성을 판단해야 한다고 다시 한번 천명하였다. 그러나 TSM 기법 자체를 완전히 부정한 것은 아니고 여러 개의 선행기술문헌에 독립적으로 청구항의 구성요소가 개시되어 있는 경우에는 일응 TSM이 obviousness 판단에 도움을 줄 수는 있지만, 그 기법을 obviousness 판단에 엄격하게 적용해서는 안된다는 점을 분명히 하였다.

Ⅳ. 결론
미국의 obviousness 개념은 한국의 진보성 개념과는 다소 상이한 점이 있지만, Graham Case의 판례법에 의하여 다소 근접해진 측면이 있다. 이번에 연방순회법원에서 TSM 기법을 충분히 적용해야 한다면서 obviousness 개념을 축소시키려는 시도를 연방대법원이 저지함으로써, 종래 기술의 간단한 조합에 특허가 부여되어 권리행사하는 것을 막을 수 있게 되었으며, 향후 미국특허출원을 할 때에 미국특허청의 office action 대응시에 참조하여, 미국특허등록을 받을 때 유용하게 활용할 팁이라고 생각한다.



[문의처]
백도현 변리사
태울특허법률사무소
전화: 070-7018-6490
이메일: back@taewoolpat.com

시스코와 애플 iPhone 상표 소송 합의

애플이 신개념의 핸드폰인 iPhone을 출시하자 지난달 2007년 1월에 시스코가 자신들이 2000년 이후로 소유하고 있는 상표권을 침해하는 것이라고 샌프란시스코 법원에 침해 소송을 제기했었는데, 얼마전에 합의했다고 한다. 이번 합의로 애플은 iPhone 이라는 상표를 계속 사용할 수 있게 그 대가로 시스코 장비와 애플 제품 간에 광범위한 상호 작동성(interoperability)를 추구해야 한다. 아마도 그 밖의 다른 금전적 조건이 있었을 것 같기도 한데 그런 합의 내용은 보통 공개를 안하니까 제3자로서 알 수는 없다.

시스코가 VoIP에 이미 사용하고 있었고, 미국특허청에도 등록이 되어 있었을 텐데 애플이 선협의 후사용이 아니라 선사용부터 추진한게 의아스럽다. 혹시 상표권을 대수롭지 않게 생각하고 추진하다가 덜미를 잡힌 게 아닌가 싶기도 하다.

특허뿐만 아니라 상표도 제품이나 서비스의 출시에 앞서 반드시 조사해야 하는 팩터라는 점을 교훈으로 남겨 준 케이스라고 할 수 있다.

소니가 Ipix 특허 인수

나스닥 시장에 등록되어 있다가 작년 7월 31일에 파산신청된 Ipix라는 회사의 특허를 소니가 360만 달러를 주고 인수했다고 한다. Ipix는 특히 180도 이미지를 360도 파노라마 뷰로 전환하는 기술로 유명한 회사였는데, 파산신청하면서 보유 특허를 경매에 부쳤는데 소니가 가장 높은 금액을 불러서 낙찰되었다고 한다. 소니측은 특허 구매 사실은 인정했지만 더 이상의 코멘트는 거부했다. Ipix의 기술은 주로 건축 분야에서 유용하다고 하는데, 향후 이 기술을 활용한 소니의 사업 전략이 궁금해 진다.

블로그를 처음 시작하며...

IT쪽에서 일하는 절친한 친구 녀석이 블로그를 만들어 보라고 했다. 싸이도 귀찮아서 안하는 내가 과연 이 블로그를 잘 챙길 수 있을지 매우 불안하긴 하지만, 내 생각이나 콘텐츠를 누군가와 공유하고 나를 필요로 하는 사람들에게 내가 할 수 있는 서비스를 제공하는 통로로서 좋은 역할을 할 수 있을 것으로 기대해 보고 나도 노력해 볼 생각이다