미국대법원의 최근 진보성 판결

아래 글은 대한기계학회 발행 기계저널2007년 7월호에 기고한 글입니다.

미국대법원의 KSR v. Teleflex 판결

I. 서
올해 4월 30일에 미국대법원에서 중요한 판결이 나왔다. 미국대법원은 우리나라 대법원과 달리 상고되는 모든 사건을 심리하는 것이 아니고, 선별된 사건만 심리하며, 그 중 특허사건에 관해서는 1년에 10건도 심리하지 않기 때문에 특허에 관한 미국 대법원의 판결은 매우 중요하다 아니할 수 없다. 더욱이 본 건은 기계 분야의 진보성 판단에 관한 것이라서 기계 분야 기업이나 엔지니어라면 알아 두면 유용할 것으로 생각된다.

Ⅱ. 배경
본 사건은 미국특허 6,237,565호(이하, “565특허”)의 특허권자인 Teleflex가 KSR을 상대로 특허침해 소송을 제기하면서 시작되었다. 특허의 무효 여부와 침해 여부를 다른 사법 절차에 의해서 판단하는 한국 법원과 달리 미국 법원에서는 침해 이슈와 특허 무효 이슈를 함께 판단할 수 있게 되어 있으므로, 침해 소송의 대응책으로 KSR이 무효이슈를 주장했고, 그에 대한 판단이 지방법원, 연방순회법원을 거쳤는데 판단이 엇갈렸고, 사안이 중요하다고 판단하여 대법원에서도 심리를 한 사건이다.

위 특허의 내용은 “전자식 쓰로틀 제어를 채용한 조절 가능한 페달 조립체”에 관한 것인데, 여기서 조절 가능한(adjustable)이라 함은, 운전자의 체형에 맞게 자동차 페달의 위치를 조정할 수 있다는 의미이다. 우리나라 차량은 운전자의 시트 위치를 앞뒤로 조절하여 페달까지의 거리를 조절하지만, 미국의 경우 운전자가 스티어링 휠에서 너무 가까우면 사고시 부상의 위험성이 높기 때문에, 페달을 앞뒤로 조절할 수 있도록 하는 것을 권고사항으로 두고 있다.

Ⅲ. 연방순회법원의 판단 및 대법원의 판단
지방법원에서는 565특허의 진보성(obviousness)를 인정하여 KSR의 손을 들어줬는데, 연방순회법원에서는 지방법원이 TSM(teaching-suggestion-motivation)을 충분히 적용하지 않았음을 이유로 원심을 파기했다.

이에 대해 KSR은 TSM에 의하면 종전 대법원의 진보성 판단 기준과 달리 특허가 매우 용이하게 허여되기 때문에 부당하며, 종전 대법원의 판례법에도 어긋남을 이유로 상고했다.

여기서 TSM이라는 진보성 판단 기법은, 선행기술문헌에 나와 있는 각각의 구성요소를 조합한 특허 청구항에 대해서, 단순히 구성 요소가 선행기술문헌에 나와 있는지 여부가 진보성 판단에 고려되어서는 아니되며, 선행기술문헌에 개시되어 있는 내용으로부터 해당 특허 청구항의 발명이 teaching, suggestion 또는 motivation이 되느냐가 진보성 판단에 중요하게 고려되어야 한다는 판단 기법이다.

미국 특허법상 진보성을 판단함에 있어 중요한 판례법으로 1966년의 Graham Case가 있는데, 이 판례법에 의하면, 첫째, 선행기술에 개시되어 있는 범위와 내용을 확정하고, 둘째 선행기술과 청구항 발명의 차이를 확정하고, 셋째 평균적 기술자의 수준을 결정하고, 두번째에서 결정된 차이점을 평균적 기술자에게 obvious하냐 아니냐를 따지도록 되어 있다.

TSM 기법은 이러한 판례법에 더해서 teaching, suggestion, motivation 까지도 고려해서 진보성을 판단해야 한다는 것인데, 미국대법원은 이를 인정하지 않고 종전의 Graham Case에서와 같은 기준에 의해서 진보성을 판단해야 한다고 다시 한번 천명하였다. 그러나 TSM 기법 자체를 완전히 부정한 것은 아니고 여러 개의 선행기술문헌에 독립적으로 청구항의 구성요소가 개시되어 있는 경우에는 일응 TSM이 obviousness 판단에 도움을 줄 수는 있지만, 그 기법을 obviousness 판단에 엄격하게 적용해서는 안된다는 점을 분명히 하였다.

Ⅳ. 결론
미국의 obviousness 개념은 한국의 진보성 개념과는 다소 상이한 점이 있지만, Graham Case의 판례법에 의하여 다소 근접해진 측면이 있다. 이번에 연방순회법원에서 TSM 기법을 충분히 적용해야 한다면서 obviousness 개념을 축소시키려는 시도를 연방대법원이 저지함으로써, 종래 기술의 간단한 조합에 특허가 부여되어 권리행사하는 것을 막을 수 있게 되었으며, 향후 미국특허출원을 할 때에 미국특허청의 office action 대응시에 참조하여, 미국특허등록을 받을 때 유용하게 활용할 팁이라고 생각한다.



[문의처]
백도현 변리사
태울특허법률사무소
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시스코와 애플 iPhone 상표 소송 합의

애플이 신개념의 핸드폰인 iPhone을 출시하자 지난달 2007년 1월에 시스코가 자신들이 2000년 이후로 소유하고 있는 상표권을 침해하는 것이라고 샌프란시스코 법원에 침해 소송을 제기했었는데, 얼마전에 합의했다고 한다. 이번 합의로 애플은 iPhone 이라는 상표를 계속 사용할 수 있게 그 대가로 시스코 장비와 애플 제품 간에 광범위한 상호 작동성(interoperability)를 추구해야 한다. 아마도 그 밖의 다른 금전적 조건이 있었을 것 같기도 한데 그런 합의 내용은 보통 공개를 안하니까 제3자로서 알 수는 없다.

시스코가 VoIP에 이미 사용하고 있었고, 미국특허청에도 등록이 되어 있었을 텐데 애플이 선협의 후사용이 아니라 선사용부터 추진한게 의아스럽다. 혹시 상표권을 대수롭지 않게 생각하고 추진하다가 덜미를 잡힌 게 아닌가 싶기도 하다.

특허뿐만 아니라 상표도 제품이나 서비스의 출시에 앞서 반드시 조사해야 하는 팩터라는 점을 교훈으로 남겨 준 케이스라고 할 수 있다.

소니가 Ipix 특허 인수

나스닥 시장에 등록되어 있다가 작년 7월 31일에 파산신청된 Ipix라는 회사의 특허를 소니가 360만 달러를 주고 인수했다고 한다. Ipix는 특히 180도 이미지를 360도 파노라마 뷰로 전환하는 기술로 유명한 회사였는데, 파산신청하면서 보유 특허를 경매에 부쳤는데 소니가 가장 높은 금액을 불러서 낙찰되었다고 한다. 소니측은 특허 구매 사실은 인정했지만 더 이상의 코멘트는 거부했다. Ipix의 기술은 주로 건축 분야에서 유용하다고 하는데, 향후 이 기술을 활용한 소니의 사업 전략이 궁금해 진다.

블로그를 처음 시작하며...

IT쪽에서 일하는 절친한 친구 녀석이 블로그를 만들어 보라고 했다. 싸이도 귀찮아서 안하는 내가 과연 이 블로그를 잘 챙길 수 있을지 매우 불안하긴 하지만, 내 생각이나 콘텐츠를 누군가와 공유하고 나를 필요로 하는 사람들에게 내가 할 수 있는 서비스를 제공하는 통로로서 좋은 역할을 할 수 있을 것으로 기대해 보고 나도 노력해 볼 생각이다